Novedades: La propiedad intelectual e industrial en el metaverso

Como continuación del artículo “Las marcas en el Metaverso” publicado el pasado mayo en nuestro blog, donde poníamos de manifiesto que “Este nuevo modelo de negocio virtual no está contemplado expresamente, por el momento, en la Clasificación de Niza”, queremos indicaros que la publicación anticipada de la versión electrónica de la nueva 12ª edición de la Clasificación de Niza NCL (12-2023) incluye novedades.

En este sentido, se añade en la clase 9, relativa a los bienes virtuales, lo siguiente “archivos digitales descargables autentificados por tókenes no fungibles [TNF]”. Sin embargo, a fecha de hoy, aun no existe una lista de productos y servicios definida, concretamente, para el metaverso. Simplemente se hace referencia a los Non Fungible Tokens o NFTs, por sus siglas en inglés, que son certificados digitales de autenticidad que mediante la tecnología blockchain, se asocian a un único archivo digital.

Dicha 12ª edición de la Clasificación de Niza entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023. Ello significa que para los titulares de las marcas interesados en registrar sus marcas para NFTs (esto es, bienes virtuales de la clase 9) tendrán un descriptivo ya reglado, aceptado y en vigor a partir del año que viene por el Comité de Expertos de la Unión de Niza.

Por otro lado, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha llevado a cabo varias sesiones formativas que aconsejan – hasta la fecha – cómo registrar las marcas para bienes digitales y servicios ofrecidos en el metaverso. Destacamos lo siguiente:

• Si se quiere proteger un NFT como marca, la EUIPO necesita saber a qué se refiere ese NFT y se debe aclarar qué tipo de producto certifica.

Esto es, cualquier bien descargable o virtual debe registrarse para la clase 9 y, a su vez, la Oficina recomienda especificar qué tipo de producto es. Por ejemplo: “bienes virtuales, principalmente, arte digital”.

• Por otro lado, si se quieren proteger productos y/o servicios en el metaverso, se debe indicar dicho entorno virtual. Los ejemplos aceptables a fecha de hoy por la EUIPO son:

Clase 9: Productos virtuales descargables, a saber, programas de ordenador con calzado y ropa para su uso en línea y en mundos virtuales en línea.

Clase 35: Suministro de un entorno virtual en línea para el comercio de arte virtual y fichas de arte virtual.

Clase 41: Servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar con fines recreativos, de ocio o de entretenimiento.

En caso contrario, la Oficina ha advertido que podría denegar la solicitud de marca por falta de claridad y precisión.

Asimismo, la EUIPO también ha anunciado que están trabajando en una actualización de sus directrices para el próximo año 2023 para incluir formalmente dichas recomendaciones, en el sentido de que las solicitudes de marca sean lo más claras y precisas posibles.

No obstante lo anterior, hay que tener presente que, hasta la fecha, no existe jurisprudencia que interprete ningún caso de solicitud de registros en este sentido y, en consecuencia, el registro de marcas en todo este mundo virtual sigue siendo aún muy nuevo. No hay duda de que ello conllevará que haya futuras adaptaciones por parte de las oficinas de marcas según cómo vayan evolucionando los criterios prestablecidos e interpretando los tribunales.

Además, en la Unión Europea se están empezando a judicializar los primeros asuntos relativos a posibles infracciones de derechos de propiedad intelectual e industrial en el metaverso. Destacamos los siguientes:

• Caso judicial en Italia: asunto Juventus F.C. vs plataforma de blockchain “Blockeras”, donde el Juzgado de Primera Instancia de Roma ha resuelto en fase cautelar a favor del club de futbol.

En este asunto se discute si puede la producción, la publicidad y la venta no autorizada de NFTs y otros contenidos digitales relativos a imágenes que representan marcas de la Juventus, así como la imagen del ex futbolista de la Juventus Bobo Vieri con su uniforme del club, puede o no suponer una infracción marcaria, aun cuando las marcas en cuestión no estén registradas en relación con los bienes virtuales descargables.

Se trata de los primeros asuntos judiciales en Italia y, de momento en fase cautelar, dicho Tribunal ha considerado que podría considerarse usos infractores. Pues el riesgo de confusión en el derecho de marcas implica que los consumidores puedan creer que un determinado producto o servicio tiene un origen comercial diferente del que realmente tiene.

• Caso judicial en España: asunto entidad de gestión VEGAP vs Mango sobre los cinco NFTs de obras de Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló, expuestas por la propia empresa textil en el metaverso.

Se trata de los primeros asuntos judiciales de NFTs en España y el Auto del Juzgado Mercantil nº 9 de Barcelona que estima las medidas cautelares recoge lo siguiente: “la principal controversia se centra en determinar hasta dónde alcanzan los derechos de Mango como titular de los cuadros originales (...) y si convertir una obra de arte en un NFT supone una modificación de la obra que puede afectar a los derechos de su autor o si, por el contrario, la titularidad sobre una obra física ampara [a su propietario] para transformarla en NFT”.

En todo esto, una cosa parece clara: habrá más casos judiciales como los comentados y, como siempre, estaremos atentos ante cualquier novedad para compartirlo con todos vosotros.