Amazon no infringe directamente el derecho marcario por el mero hecho de almacenar producto infractor por cuenta de un tercero

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió mediante Sentencia el pasado 2 de abril de 2020 una cuestión prejudicial (C-568/18) planteada por el Tribunal Supremo alemán derivada de un procedimiento entre Coty Germany GmbH (en adelante “Coty”) y Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH y Amazon EU Sàrl (en adelante “el grupo Amazon”).

Dicha cuestión prejudicial se plantea en el marco de un litigio entre Coty y el grupo Amazon en relación con la venta de unos perfumes por parte de un tercero a través de la plataforma comercial del sitio web www.amazon.de sin la debida autorización de Coty.

El modelo de negocio de Amazon es el siguiente: Amazon Services Europe ofrece a los vendedores terceros la posibilidad de publicar ofertas de venta de sus productos en el apartado llamado “Amazon-Marketplace” de su sitio web. Los contratos de compraventa se formalizan entre los vendedores terceros y los compradores.

Asimismo, estos vendedores terceros pueden participar en el programa “Logística de Amazon” que ofrece el grupo Amazon. Dicho programa consiste en que los productos propiedad de estos terceros, son almacenados por sociedades del grupo Amazon, en este caso, por la sociedad Amazon FC Graben, que explota el depósito de mercancías. Es de destacar que la expedición de los productos almacenados a través de este programa la realizan contratistas externos.

Coty hizo una prueba de compra, a través del sitio web y comprobó que el perfume “Davidoff Hot Water EdT 60ml” que ofrecía una vendedora tercera y expedía el grupo Amazon estaba infringiendo su derecho marcario ya que no se había agotado su derecho de marca y, por lo tanto, la vendedora no estaba autorizada para comercializar dicho perfume dentro de la Unión Europea.

Ante la negativa de Amazon de colaborar, Coty ejercitó acciones judiciales contra el grupo Amazon por entender que éste estaba infringiendo sus derechos de marca con el fin de que, principalmente, se abstuviera de poseer y expedir perfumes con la marca controvertida sin su autorización – a través del grupo o de terceros - en Alemania.

En primera instancia, se desestimó la acción ejercitada. En segunda instancia, también se desestimó el recurso de apelación interpuesto por Coty en el sentido de que Amazon Services Europe no había poseído ni expedido los perfumes y Amazon FC Graben simplemente había almacenado estos productos por cuenta de la vendedora y de otros terceros vendedores.

A la vista de lo anterior, Coty interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra únicamente las sociedades Amazon Services Europe y Amazon FC Graben.

El Tribunal Supremo alemán solicita mediante cuestión prejudicial la interpretación del artículo 9.2.b) del antiguo Reglamento (CE) nº 207/2009 y del artículo 9.3.b) del vigente Reglamento (UE) nº 2017/1001. Disponen dichos artículos lo siguiente: “podrá prohibirse, en particular (…) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;”.

A este respecto, el Tribunal Supremo plantea al TJUE la siguiente cuestión: ¿Posee una persona que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infracción, estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos, cuando no es ella misma sino solo el tercero el que pretende ofrecer o comercializar los productos?

Por lo tanto, el TJUE debe determinar si una persona que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, posee esos productos con el  fin de ofrecerlos o comercializarlos - en la línea de las anteriores disposiciones - aun cuando solo el tercero es el que pretende ofrecer dichos productos y comercializarlos.

El TJUE para resolver la cuestión analiza lo siguiente:

• Recuerda que ninguno de los citados reglamentos define el concepto uso del signo. Destaca que la finalidad de estas disposiciones es ofrecer al titular de la marca una herramienta legal que le permita prohibir y hacer cesar a terceros de cualquier uso de su marca que se lleve a cabo sin su autorización, estos terceros deben ser quien efectivamente tenga dominio directo o indirecto del acto que constituye uso.
   
• Reitera que el uso de un signo implica, como mínimo, que el tercero utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial.
   
• En relación con la explotación de una plataforma de comercio electrónico, sostiene que el cliente vendedor operador del mercado electrónico y no la propia plataforma de comercio electrónico es quien efectivamente hace uso del signo en las ofertas de venta.
   
• El hecho de crear condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo.
   
• Para que se califique uso, el operador económico que se encarga del depósito debe perseguir él mismo el fin establecido en las disposiciones objeto de interpretación (esto es, ofrecer productos o comercializarlos).

En definitiva, el TJUE concluye que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infracción, no está almacenando con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el sentido de las disposiciones para que se esté ante un uso objeto de prohibición.

Sin embargo, el propio TJUE matiza y afirma que se ha limitado a resolver la cuestión suscitada por el órgano judicial remitente ya que no puede examinar otras cuestiones, mencionando expresamente que es de reiterada jurisprudencia que el papel de un operador económico que haya permitido a otro operador hacer uso de una marca, en su caso, debería examinarse en base a las Directivas nº 2000/31/CE sobre el comercio electrónico y nº 2004/48 sobre mandamientos judiciales.

Ello significa que Amazon puede estar exenta de responsabilidad ex artículos 9.2.b) Reglamento nº 207/2009 y 9.3.b) del vigente Reglamento nº 2017/1001 al considerar que el concreto almacenamiento no se considera uso del signo controvertido pero nada se dice de la responsabilidad de los servicios de la sociedad de la información derivada de las Directivas y desarrollada en cada país de la Unión mediante legislación nacional.